지식재산학(지식재산개론) 과제 #10 특허권 침해 경고장을 받았을 때

지식재산학 필수과목인 지식재산개론을 배우면서 과제로 작성했던 내용들을 다시 정리해 보았다.학기마다 과제의 주제는 변경되어 출제되니 참고만 하면된다. 주로 강의교재 참고를 많이했고, 인터넷에서 다양한 정보들을 얻을 수 있었다.

 

 

 

지식재산학(지식재산개론) 과제 #10 특허권 침해 경고장을 받았을 때

 

 

 

[출처] 국가지식재산교육포털

 

 

국가지식재산교육포털에서 수업내용을 다시 볼 수 있다.

 

국가지식재산교육포털 : https://general.ipacademy.net/

 

 

 

 

 

 

지식재산개론 과제 주제

 

 

중소기업인 (갑) 회사는 특허권자로부터 특허권 침해 경고장을 받았을 때, (갑) 회사의 조치에 대하여 설명하시오.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

침해자의 조치단계별 검토사항

 

 

1. 1단계 : 보호범위의 검토

1) 직접침해(구성요소 완비의 원칙, 균등론)
2) 간접침해(전용품의 생산 등의 행위)
3) 이용침해(상대방이 특허권자인 경우)
4) 공지사실 제외(특허발명이 선행기술과 동일한 경우)
5) 자유기술의 항변(침해제품이 선행기술과 동일 또는 유사한 경우)

 

2. 2단계 : 무효사유의 검토

- 선행기술 검색, 명세서의 기재불비의 파악

 

 

3. 3단계 : 법정실시권 인정여부 검토

- 출원 이전부터 실시한 사실의 인정 여부 등을 검토

 

 

4. 4단계 : 침해 인정

- 실시중지, 화해교섭, 실시권 설정, 로열티 협의

 

 

 

 

 

조치단계별 검토 후 조치사항

 

1. 보호범위에 속하지 않을 시

1) 소극적 권리범위 확인심판을 청구한다

- 보호범위에 속하지 않는다는 것은 민형사 침해소송에서 유력한 증거가 된다. 
- 특허권자와의 분쟁의 신속한 해결 또는 분쟁의 예방을 위해서 상대방은 특허권자를 피청구인으로 하여 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.
- 계쟁물과 동일하게 확인대상발명을 특정지어야 하며, 적극적 권리범위확인 심판에 대한 대응적 조치이다.

 

2) 답변서 송부(내용증명) 한다

- 보호범위에 속하지 않음을 답변서로 작성해서 특허권자에게 송부한다. 특허권자가 권리행사의지를 제거할 수 있도록 작성해야한다. 답변서에는 업무방해죄 적용, 손해배상청구 가능, 불법행위에서의 고의 입증 등의 조치를 취할 수 있음을 포함시킨다.

 

 

 

2. 무효사유가 인정되는 경우 

1) 무효심판 청구 및 권리남용의 항변

- 무효사유가 인정되는 경우 특허분쟁을 발본적으로 해결 가능하다. 무효심판 청구를 하고, 무효사유의 증거자료를 제출한다. 손해배상청구 및 부당이득반환청구도 함께 할 수 있다.
- 특허권자에 의한 권리남용에 대해 민형사 침해소송에서의 항변을 할 수 있다.

 

 

2) 답변서 송부(내용증명) 한다

- 보호범위에 속하지 않음을 답변서로 작성해서 특허권자에게 송부한다. 특허권자가 권리행사의지를 제거할 수 있도록 작성해야한다. 답변서에는 업무방해죄 적용, 손해배상청구 가능, 불법행위에서의 고의 입증 등의 조치를 취할 수 있음을 포함시킨다.

 

 

 

3. 법정실시권 인정 시

1) 선사용권 존재 확인의 소를 제기한다.

- 선사용권의 존재를 인정받을 경우 향후의 안정적인 실시를 보장받을 수 있다.
- 소제기에 앞서 실시권의 등록 교섭을 할 수 있다.

 

2) 답변서 송부(내용증명) 한다.

- 보호범위에 속하지 않음을 답변서로 작성해서 특허권자에게 송부한다. 특허권자가 권리행사의지를 제거할 수 있도록 작성해야한다. 답변서에는 업무방해죄 적용, 손해배상청구 가능, 불법행위에서의 고의 입증 등의 조치를 취할 수 있음을 포함시킨다.

 

 

 

4. 소송제기 시

1) 적극적으로 응소한다

 

- 특허권자가 권리행사 의지를 제거하지 않고 침해소송을 제기하였을 경우 침해자는 적극적으로 응소를 해야 한다.
- 무효심판․소극적 권리범위확인심판 청구를 하고 보호범위, 무효사유, 선사용권 존재 인정 등의 검토 결과를 증거자료 제출한다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(갑)회사의 조치방법

 

1. 고려사항

침해자는 침해의 성립 요건을 충족하는지 여부를 검토하고, 충족되지 않은 요건에 따른 각종 조치로서, 답변서의 송부, 무효심판의 청구, 소극적 권리범위 확인심판의 청구 등의 절차를 고려해야 한다.

 

 

2. 판단사항

침해자는 독립항을 중심으로 확인대상발명의 구성 요소가 완비되어 있는지를 판단한 다음, 독립항의 구성요소가 완비되어 있는 경우에는 의식적 제외의 적용 가능성, 공지 사실 제외 이론, 자유기술의 항변 등의 적용 가능성을 판단해야 한다.

 

 

3. 조치사항

1) 단계별 조치사항(보호범위, 무효사유, 선사용권 인정)을 검토하고 특허권자에게 답변서를 송부한다.

2) 무효사유가 있는 특허권에 대해서는 특허권자에게 답변서 송부, 무효심판 청구, 소송절차에서의 권리 남용의 항변 등의 조치를 취해야한다.

3) 특허권자의 균등론의 주장을 배척하기 위한 자료를 확보하기 위해서는 (갑)회사에서는 균등론의 소극적 요건인 출원 과정을 통한 의식적 제외가 있었는지 여부를 판단하기 위해서, 특허권자가 특허 출원시부터 현재까지 특허청에 제출한 일련의 서류와 특허청이 발행한 문서를 확보해서 검토해야 한다.

4) 특허권자는 각 독립항을 기준으로 실시 발명에 각 독립항의 기재 내용이 적용되는지 여부를 검토한다. 실시 발명은 특허 발명의 보호범위에 속하는 것이므로, 이 경우에는 해당 특허권에 대한 기록 열람을 통해 의식적 제외 등의 적용가능성을 검토 해야한다. 아울러, 특허 발명의 출원시의 공지기술을 조사하여 공지사실 제외, 자유기술의 항변 등의 적용 가능성을 검토하며 특허 명세서의 기재불비 등의 흠결이 있는지 여부를 검토함으로써 특허권의 보호범위가 제한 해석될 가능성이 있는지를 검토해야 한다.

 

 

 

지금까지 지식재산학 필수과목중 하나인 지식재산개론을 배우면서 작성했던 과제를 정리해보았다. 과제 주제에 대한 개인적인 의견이니 단순 참고만하기 바란다.